プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

「発明」のＱ＆Ａ

Ｑ１．「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」とは何でしょうか？

Ａ１．
（１）プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、生産物（プロダクト）の発明を、製法（プロセス）の表現を用いて特定した請求項をいいます。先ず、この概要について説明します。

（２）「発明」は自然法則を利用した技術的思想の創作であり（特許法２条１項）、発明には「物の発明」と「方法の発明」（同２条３項）があります。特許を取得しようとする場合、先ず、その分類（カテゴリ）に沿って、その対象が「物の発明」であるか「方法の発明」であるかを明らかにする必要があります。次に、特許を取得しようとしている発明が第三者にもわかるように、権利範囲を定める基準となる書面（特許請求の範囲）に、請求項という単位毎に、その発明を言葉で記載して特定する必要があります。
この際、「物の発明」なら、基本的に「物」に係る構成要素（これを物的構成要素という。）のみを用いて表現できるはずです。また、「方法の発明」なら、基本的に工程（ステップ）等の「方法」に係る構成要素（これを方法的構成要素という。）のみを用いて表現できるはずです。従って、生産物（プロダクト）の発明は「物の発明」ですので、本来、その特定表現は具体的な物的構成要素のみで特定できるはずです。このように生産物の発明が具体的な物的構成要素によって特定されることにより、審査対象となる発明が明確になるのみならず（同３６条６項２号）、他人の特許権により大きな影響を受ける第三者にとっても、特許権の権利範囲が明確となり好ましいといえます。

（３）ただ、そもそも発明は技術的思想という抽象的な概念であり、言葉による特定自体が容易ではありません。また、新規で有効な生産物が製造されることは明らかでも、その生産物に係る発明の特徴を物的構成要素で的確に特定すること自体が困難、さらには不可能に近い場合も多々あります。このような傾向は、目視できないミクロな物的変化に基づいて優れた効果を発現する材料分野の生産物に係る発明に多く観られます。もっとも、このように物的構成要素による生産物の特定が困難な場合でも、特定の製法により生産された現実の物が実在する以上、その製法に係る方法的構成要素を用いて生産物（プロダクト）を特定することはできます。このような「生産物」の発明を方法的構成要素で特定する特許請求の範囲（請求項）の記載方法は、その是非について過去に議論もありましたが、現状では認められており、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム自体は有効です（東京高判平成14年６月１１日（平成11（行ケ）437／特許庁審査基準第Ⅰ部第１章2.2.2.4(2)）。

→Ｑ２．「Ｘ製法により得られた生産物Ｚ」という特許発明があるときに、「Ｙ製法により得られた生産物Ｚ」を生産すると、その特許権を侵害することになりますか？